Riepilogo
Nel caso di Treasure Studio Inc. & Anr. contro Mohit Khungar & Anr., l'Alta Corte di Delhi (“la Corte”), ha concesso sollievo a Treasure Studio Inc., i creatori del popolare canale YouTube per bambini COCOMELON, emettendo un'ordinanza di cancellazione della registrazione del marchio dei convenuti il lo stesso nome, ritenuto ingannevolmente simile al marchio della ricorrente.
Nota sul caso
Treasure Studio Inc., ricorrente n. 1, ha chiesto la rettifica e la cancellazione del marchio impugnato registrato dal convenuto n. 1 recante la domanda n. 4072531, sostenendo che i resistenti avevano ottenuto fraudolentemente la registrazione di un marchio “COCOMELON” che somigliava molto al marchio distintivo e globalmente riconosciuto dei ricorrenti.
Di seguito viene fornito un confronto tra i marchi utilizzati dai ricorrenti e dai convenuti.
La Corte ha osservato che il marchio COCOMELON dei firmatari era un marchio ben noto e intrinsecamente distintivo, privo di significato nel dizionario. Aveva guadagnato popolarità internazionale, in particolare in India, grazie ai suoi contenuti per bambini di ampia portata e ai prodotti associati. I firmatari hanno ottenuto la registrazione del marchio “COCOMELON” in varie classi in India e in paesi stranieri, ovvero Regno Unito, Canada, Israele, Stati Uniti, Nuova Zelanda, Australia, Emirati Arabi Uniti, Malesia, Singapore, Cambogia, Filippine e Unione europea.
Nonostante gli avvisi di notifica, il convenuto non si è presentato e il Tribunale ha proceduto
ex parte. Dopo aver esaminato i fatti e le prove, la Corte ha concluso che i convenuti avevano copiato il carattere, la combinazione di colori e l'aspetto generale del marchio COCOMELON dei firmatari, con l'intenzione di ingannare i consumatori creando un'associazione con il marchio ampiamente riconosciuto dei firmatari. La Corte ha ritenuto che anche variazioni minime non annullano la contraffazione se la somiglianza dei marchi è sostanzialmente simile.
La Corte ha ordinato la rimozione del marchio dei convenuti dal registro dei marchi ai sensi della sezione 57 del Trade Marks Act del 1999, ritenendolo in violazione di diverse disposizioni, comprese le sezioni 11(1), 11(2) lette con le sezioni 29(4 ), 11, paragrafo 3, lettera a), 11, paragrafo 3, lettera b), 11, paragrafo 10, e 18, paragrafo 4. La Corte ha ordinato al Registro dei marchi di cancellare la registrazione del convenuto n. 1 e di aggiornare di conseguenza il registro.
Paragrafi rilevanti:
“20.Dal confronto dei due marchi sopra esposto emerge chiaramente che il convenuto n. 1 ha adottato il marchio contestato copiando la combinazione quasi identica di carattere e colore, dando così un'impressione generale del marchio dei ricorrenti
21. Non è necessario che, per costituire contraffazione, il marchio impugnato sia una replica assoluta del marchio registrato della ricorrente. Sarebbe sufficiente che il ricorrente fosse in grado di dimostrare che il marchio adottato dal convenuto somiglia sostanzialmente al suo marchio, a causa dell'uso estensivo delle caratteristiche principali presenti nel suo marchio. Piccole variazioni o caratteristiche distintive del marchio in violazione non sarebbero sostanziali, nel caso in cui la somiglianza tra i due marchi risultasse sostanziale nella misura in cui il marchio contestato risultasse simile al marchio registrato del ricorrente (Vedi: Greaves Cotton Limited contro Mohammad Rafi & Ors.2011 CO (COMM.IPD-TM) 297/2023 Pagina 24 di 25 SCC OnLine Del 2596).
22. È quindi evidente che l'adozione del marchio impugnato da parte del convenuto n. 1 è disonesto, ingiusto e in malafede. L'adozione del marchio impugnato è idonea a indurre un'associazione pregiudizievole tra i prodotti e l'attività del convenuto n. 1, con quelle dei firmatari, nella mente degli operatori del settore, dei consumatori e del pubblico interessato.
23. Alla luce della suddetta discussione dettagliata, l'adozione e la registrazione dell'identico marchio impugnato in una combinazione di caratteri e colori quasi identici da parte del convenuto n. 1, non può figurare nel registro dei marchi ed è passibile di cancellazione. “
Citazione:Treasure Studio Inc. & Anr. contro Mohit Khungar & Anr., CO (COMM.IPD-TM) 297/2023 (Alta Corte di Delhi, 17 settembre 2024). Disponibile su https://indiankanoon.org/doc/169592831/.
Scritto da Naika Salaria, Trademark Team
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